업무상 표장 보호 (r1)

상표는 특정 상품이나 서비스를 다른 사업자의 것과 구별하기 위해 사용하는 표지이다. 반면, 업무상 표장은 사업자 자체를 식별하는 데 사용되는 표지로, 그 사업자의 영업 전체를 대표하는 역할을 한다. 이는 상호나 상호권과도 밀접한 관련이 있으나, 법적 보호 체계와 등록 대상에서 차이를 보인다.

주요 차이점은 보호 대상과 범위에 있다. 상표는 특정 상품 분류에 등록되어 해당 상품 또는 서비스에 한정되어 보호받는다. 예를 들어, 같은 상표라도 다른 상품 분류에 등록하면 다른 사업자가 사용할 수 있다. 업무상 표장은 사업자 전체의 신원을 나타내므로, 그 사업자가 영위하는 모든 업무 활동에 걸쳐 포괄적으로 보호된다. 따라서 업무상 표장의 침해는 해당 사업자의 전체 영업 평판에 대한 혼동을 초래할 가능성이 높다.

또한, 상표권은 등록을 통해 성립하는 선등록주의 원칙이 일반적이다. 업무상 표장의 보호는 등록 여부보다 실제 업무상 사용과 공중의 인지도에 더 큰 비중을 두는 경우가 많다. 이는 업무상 표장이 단순한 재산이기보다 사업자의 영업상 신용과 평판 그 자체이기 때문이다. 결과적으로, 업무상 표장에 대한 침해 구제는 부정경쟁방지법 등에 근거한 평판 훼손이나 혼동 방지 차원에서 이루어지는 경우가 상표권 침해 소송과는 다른 법리를 적용받을 수 있다.

업무상 표장 보호의 대상이 되는 표장은 그 형태와 기능에 따라 여러 유형으로 나뉜다. 가장 기본적인 유형은 문자표장과 도형표장이다. 문자표장은 단어, 문자, 숫자, 그 조합 또는 약어로 구성된 표장을 말하며, 도형표장은 도형, 그림, 상징, 로고 또는 이들의 조합으로 구성된 표장을 가리킨다.

이들의 결합 형태인 결합표장도 중요한 보호 대상이다. 결합표장은 문자와 도형이 결합된 표장으로, 대부분의 기업 로고가 이 범주에 속한다. 또한, 입체표장은 상품의 형태나 포장의 형태 자체를 표장으로 등록하는 것을 의미한다. 대표적인 예로는 코카콜라 병의 독특한 곡선 형태[1]를 들 수 있다.

색채의 조합만으로 구성된 색채표장과 움직이는 이미지나 변화하는 형태를 보호하는 동작표장도 점차 그 중요성이 인정되고 있다. 더 나아가 소리, 냄새, 홀로그램과 같은 비전통적 표장에 대한 등록 출원도 일부 국가에서 허용되고 있다. 그러나 이러한 비전통적 표장은 식별력을 증명하는 데 더 높은 기준이 요구되는 경우가 많다.

업무상 표장 보호를 받기 위해서는 해당 표장이 실제 영업 활동에서 사용되거나 사용할 의사가 있어야 한다. 이 요건은 단순한 아이디어나 미사용 표장을 사전적으로 독점하는 것을 방지하여 상표 제도의 본래 목적에 부합하도록 한다. 사용은 반드시 국내 시장에서 이루어져야 하며, 해외에서만 사용된 경우 일반적으로 요건을 충족하지 못한다.

업무상 사용은 상품의 생산, 가공, 증명, 판매 과정이나 서비스의 제공, 광고, 거래서류 등에 표장을 부착하는 행위를 의미한다. 사용의 형태는 다음과 같이 구분된다.

사용 의사에 기초한 출원의 경우, 출원일로부터 3년 이내에 실제 사용을 시작하지 않으면 그 등록은 무효로 될 수 있다[2]. 이는 권리를 남용하거나 표장을 사유화하여 시장 진입을 방해하는 행위를 억제하기 위한 장치이다. 따라서 업무상 사용 요건은 표장 보호 제도가 실제 거래의 안정과 신용 유지를 위한 도구로 기능하도록 하는 핵심적 기준이다.

식별력 요건은 업무상 표장이 등록되어 보호받기 위해 갖추어야 하는 핵심적 자격 요건이다. 이는 해당 표장이 특정인의 영업 또는 상품을 타인의 것과 구별할 수 있도록 식별하는 기능, 즉 출처 표시 기능을 가져야 함을 의미한다. 상표법은 일반적으로 식별력이 없는 표장은 등록을 허용하지 않는다.

식별력은 크게 '고유한 식별력'과 '취득한 식별력(제2차적 의미)'로 나누어 판단한다. 고유한 식별력은 표장 자체가 처음부터 가지고 있는 식별력을 말하며, 일반적으로 다음 유형의 표장은 고유한 식별력이 부족하여 등록이 거절된다.

그러나 고유한 식별력이 없더라도, 상품 등에 장기간 사용되어 거래자나 수요자에게 해당 표장이 특정인의 상품을 지칭하는 것으로 인식되게 된 경우, 즉 제2차적 의미를 취득한 경우에는 식별력 요건을 충족한 것으로 본다. 예를 들어, 원래는 품질을 설명하는 단어였으나 장기간 독점적 사용으로 특정 브랜드를 지칭하게 된 경우가 이에 해당한다.

식별력의 유무는 출원 당시를 기준으로 판단하며, 표장 전체를 종합적으로 고려하여 거래관계와 수요자의 인식을 중심으로 객관적으로 평가한다. 이 요건은 업무상 표장 제도의 근본 목적인 출처 혼동 방지와 공정한 경쟁 질서 유지를 위한 필수적인 관문 역할을 한다.

업무상 표장의 권리 발생은 일반적으로 선등록주의를 따르지만, 일정한 경우 선사용자의 권리도 인정받을 수 있다. 이는 등록 절차를 완료한 자에게만 배타적 권리를 부여하는 동시에, 등록 전부터 해당 표장을 사용해 온 자의 기존 사업 활동을 보호하기 위한 조화를 목적으로 한다.

선등록주의에 따르면, 특허청에 등록을 출원하고 등록결정을 받아 등록공고가 된 자가 최종적으로 권리자가 된다. 이는 권리 관계의 명확성과 법적 안정성을 확보하는 기본 원칙이다. 따라서, 등록 출원일이 빠른 자가 우선권을 가지며, 동일하거나 유사한 표장에 대해 중복 등록이 이루어지지 않도록 한다.

반면, 선사용 원칙은 등록 출원일 이전부터 국내에서 해당 업무상 표장을 계속하여 사용해 온 자에게 일정한 범위 내에서 사용권을 인정한다. 이는 선의의 선사용자가 장기간 투자와 노력을 통해 축적한 영업상의 신용을 보호하기 위한 것이다. 선사용자의 권리는 일반적으로 원래 사용하던 상품 또는 서비스와 동일한 범위, 그리고 그 사용이 계속되는 지역에 한정된다[3]. 이로 인해 선등록 권리자와 선사용자 사이에 권리 충돌이 발생할 수 있으며, 이러한 경우 법원은 공정한 경쟁 질서와 이해관계인의 이익 형량을 통해 분쟁을 해결한다.

업무상 표장의 등록을 위해서는 특허청에 출원을 제기하고 법정 절차에 따른 심사를 거쳐야 한다. 출원서에는 지정상품과 그 유구분, 표장의 정확한 도안, 출원인의 명의 등이 기재되어야 한다. 출원인은 자연인 또는 법인이 될 수 있다.

출원된 표장은 특허청 심사관에 의해 요건 심사를 받는다. 심사는 크게 절차적 요건과 실체적 요건으로 나뉜다. 절차적 요건 심사에서는 출원서의 기재 사항이 법정 형식을 갖추었는지 확인한다. 실체적 요건 심사에서는 보호 대상에 해당하는지, 식별력이 있는지, 선등록 또는 선사용된 타인의 권리와 충돌하지 않는지 등을 심사한다. 주요 거절 사유는 다음과 같다.

심사 과정에서 거절 이유가 발견되면 특허청은 출원인에게 거절 이유 통지를 하고, 출원인은 지정된 기간 내에 의견서 또는 보정서를 제출할 수 있다. 심사관은 제출된 자료를 재심사하여 등록 가능 여부를 판단한다.

등록결정을 받은 상표 출원은 특허청의 공보에 게재된다. 공고일로부터 2개월의 이의신청 기간이 부여되며, 이 기간 내에 이해관계인은 등록 이의신청을 제기할 수 있다. 이의신청 사유는 상표법 제56조에 열거되어 있으며, 절대적 거절사유나 상대적 거절사유에 해당하는 경우가 대표적이다[4].

이의신청이 제기되면, 심사관은 이의신청인과 출원인 양측의 의견서 및 증거를 검토하여 재심사를 실시한다. 이의신청이 이유 없다고 판단되면 등록결정을 유지하고, 이유 있다고 판단되면 원래의 등록결정을 취소하고 출원을 거절한다. 이의신청 절차는 다음과 같은 흐름으로 진행된다.

이의신청 기간이 지나거나, 이의신청이 기각된 경우, 출원인은 등록료를 납부하여 최종적으로 상표권 등록을 완료한다. 등록결정 후 이의신청 절차는 제3자의 권리 보호와 등록상표의 공정성을 확보하기 위한 중요한 장치로 기능한다.

침해 행위는 업무상 표장의 권리자가 가진 배타적 사용권을 침해하는 모든 행위를 의미한다. 침해 유형은 크게 직접 침해와 간접 침해로 구분되며, 상표권 침해와 유사한 법리를 적용받는 경우가 많다.

직접 침해는 권리자의 동의 없이 등록된 표장과 동일하거나 유사한 표장을 동일하거나 유사한 상품 또는 서비스에 사용하는 행위이다. 여기서 '사용'에는 상품이나 그 포장에 표시하는 행위, 양도 또는 인도 목적으로 상품을 보관하는 행위, 상표를 사용한 서류를 거래에 제공하는 행위 등이 포함된다[6]. 유사성 판단은 표장의 외관, 호칭, 관념을 종합적으로 고려하여 수요자에게 출처의 오인, 혼동을 일으킬 염려가 있는지 여부로 결정된다.

간접 침해는 직접 침해 행위를 조장하거나 용이하게 만드는 행위를 말한다. 대표적인 예로는 침해 표장이 부착된 상품을 제조, 양도하기 위한 물건을 양도하거나 양도할 목적으로 제조, 수입, 보관하는 행위가 있다. 또한, 침해 행위를 목적으로 하는 서비스를 제공하는 행위도 해당될 수 있다. 온라인 플랫폼 제공자가 고의로 침해 상품의 판매를 방조하는 경우가 이에 해당할 수 있다.

침해를 받은 업무상 표장 권리자는 다양한 민사적 구제 수단을 통해 권리를 보호받을 수 있다. 주된 구제 방법으로는 침해 행위의 금지 청구, 손해배상 청구, 명예회복을 위한 조치 청구 등이 있다. 권리자는 법원에 가처분 또는 본안 소송을 제기하여 침해 행위의 중지를 요구할 수 있으며, 이는 예방적 차원에서 매우 효과적인 수단이다.

손해배상 청구의 경우, 권리자는 자신이 입은 실제 손해액을 입증하여 청구하는 것이 원칙이다. 그러나 손해액의 입증이 어려운 경우, 특허청에 납부한 수수료나 침해자가 얻은 이익액을 손해액으로 추정하여 청구할 수 있다. 또한 법원은 손해액 산정이 극히 곤란한 경우, 변론의 전취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다[7].

권리 회복을 위해 침해로 인해 훼손된 업무상 표장의 명예를 되찾기 위한 조치도 청구할 수 있다. 이는 침해 사실을 공표하거나 정정보도문을 신문 등에 게재하도록 하는 방법이 일반적이다. 이러한 민사적 구제 절차는 권리자의 적극적인 행사에 의해 진행되며, 침해 행위의 중지와 함께 발생한 경제적·정신적 피해에 대한 전보를 목표로 한다.

침해 행위가 상표권 침해죄에 해당하는 경우 형사상 처벌의 대상이 된다. 상표법은 고의로 타인의 등록상표를 침해하는 행위를 범죄로 규정하고 있으며, 이는 업무상 표장의 보호를 강화하기 위한 목적을 가진다.

침해 행위 유형에 따른 형사적 제재는 다음과 같다.

이러한 죄는 반드시 고의가 있어야 성립하며, 과실로 인한 침해는 형사처벌의 대상이 되지 않는다. 또한, 침해 행위가 영리 목적이 아닌 경우에는 일반적으로 형사 책임을 물지 않는다. 처벌의 정도는 침해의 규모, 고의성, 피해 규모 등 여러 요소를 고려하여 판단된다.

형사 고소는 권리자나 그 대리인이 할 수 있으며, 고소가 있어야 공소를 제기할 수 있는 친고죄에 해당한다. 다만, 침해 행위가 공공의 이익에 반하거나 그 규모가 매우 큰 경우에는 예외적으로 친고죄가 적용되지 않을 수 있다. 형사 제재는 민사적 구제와 별개로 진행될 수 있으며, 동일한 침해 행위에 대해 중복으로 책임을 지게 된다.

업무상 표장의 등록에 의해 발생하는 권리의 효력은 영구적이지 않다. 등록된 표장에 대한 권리는 일정 기간 동안만 존속하며, 이 기간이 만료되면 권리는 소멸한다. 권리를 유지하기 위해서는 정해진 절차에 따라 갱신을 신청해야 한다.

대부분의 국가에서 업무상 표장의 권리 존속 기간은 등록일로부터 10년이다. 이 10년의 기간은 갱신을 통해 반복적으로 연장될 수 있다. 갱신 신청은 권리 만료일 이전에 이루어져야 하며, 일정한 수수료를 납부해야 한다. 일부 관할권에서는 갱신 신청 시 해당 표장이 실제로 사용되고 있음을 증명하는 서류를 제출할 것을 요구하기도 한다.

갱신 절차를 간소화하기 위해 많은 국가에서는 사전 통지 서비스를 제공한다. 특허청은 권리 만료 예정일을 권리자에게 미리 알려주어 갱신 기회를 놓치지 않도록 돕는다. 그러나 이러한 통지가 법적 의무는 아니므로, 권리자는 스스로 만료일을 관리할 책임이 있다. 갱신 기간을 놓치더라도 일정한 유예 기간 내에 추가 수수료를 납부하며 갱신할 수 있는 제도가 존재하는 경우가 많다.

권리 존속 기간 제도는 등록부에 활성화된 표장만이 유지되도록 하여, 더 이상 사용되지 않거나 권리자가 관리 의사를 상실한 "죽은 표장"이 장기간 독점권을 유지하는 것을 방지하는 기능을 한다. 이는 상업적 명확성과 새로운 표장의 등록 가능성을 보장하기 위한 것이다.

정당한 사용(Fair Use)은 업무상 표장의 권리자가 보호받는 권리를 가지고 있더라도, 특정한 경우에 타인의 사용을 허용하는 법적 원칙이다. 이는 권리자의 독점적 권리와 공공의 이익, 특히 표현의 자유나 정당한 경쟁을 위한 필요 사이의 균형을 맞추기 위해 존재한다.

주요한 정당한 사용 유형으로는 명시적 사용(Nominative Use)이 있다. 이는 자신의 상품이나 서비스를 설명하기 위해 타인의 표장을 부득이하게 사용하는 경우를 말한다. 예를 들어, 정품 부품을 판매하는 수리점이 "A사 스마트폰 호환 배터리"라고 광고하거나, 비교 광고에서 경쟁사의 상표를 언급하여 자신의 제품을 설명하는 경우가 해당될 수 있다. 이러한 사용은 상품의 출처를 혼동시키지 않는 방식으로, 오직 사실을 전달하기 위한 필요 최소한의 범위 내에서 이루어져야 한다.

또 다른 중요한 제한은 상표권의 소진 원칙이다. 이는 권리자나 그의 허락을 받은 자가 상표가 부착된 상품을 시장에 처음 유통시킨 후, 그 상품에 대한 권리자의 통제권이 소멸된다는 원칙이다. 따라서 정당하게 유통된 진품을 재판매하거나 중고로 판매하는 행위는 일반적으로 침해로 간주되지 않는다. 이외에도 비영리적·비상업적 사용, 뉴스 보도나 비평, 학술 연구를 위한 사용 등도 정당한 사용에 해당될 가능성이 있다. 이러한 사용이 허용되는지 여부는 사용의 상업성, 사용된 부분의 양과 본질적 중요도, 사용이 원 표장의 시장 가치에 미치는 영향 등을 종합적으로 고려하여 판단한다[10].

마드리드 체제는 상표와 업무상 표장의 국제적 등록 및 관리를 위한 다자간 조약 체계이다. 이 체제는 마드리드 협정과 마드리드 의정서라는 두 개의 국제 조약을 기반으로 운영되며, 세계지적재산권기구(WIPO)가 국제 사무국을 통해 관리한다. 체제의 핵심은 출원인이 자국의 특허청에 국제등록 출원을 제출함으로써, 지정한 여러 가맹국에서 동시에 보호를 받을 수 있도록 하는 '원칙출원' 또는 '원칙등록' 제도이다.

체제의 주요 절차와 특징은 다음과 같다.

마드리드 체제는 출원인에게 단일 언어, 단일 통화, 단일 절차를 통해 다수 국가에 출원할 수 있는 편의를 제공한다. 또한, 등록 후의 권리 유지, 명의 변경, 지정국 확대 등의 사항도 국제등록을 통해 중앙 집중적으로 관리할 수 있다는 장점이 있다. 그러나 이 체제는 '중심 공격' 원칙에 따른 취약성을 내포한다. 즉, 기초 출원 또는 등록이 자국에서 출원 취소, 등록 무효, 권리 소멸 등으로 소멸된 날로부터 5년 이내에는, 그로부터 파생된 국제등록의 효력도 대부분의 지정국에서 소멸될 수 있다[11].

마드리드 체제를 통한 국제 출원은 기본적인 절차를 표준화하지만, 각 국가나 지역은 자국의 법률과 관행에 따라 보호 요건과 절차에 특별한 규정을 두는 경우가 많다.

이러한 지역별 차이로 인해, 국제적으로 업무상 표장을 보호받기 위해서는 해당 국가의 실무 관행, 등록 요건, 유지 관리 절차를 사전에 철저히 조사하고 준비하는 전략이 필수적이다. 특히, 상표 검색, 사용 증명 요건, 이의 제기 절차, 권리 유지 조건 등에서 현저한 차이를 보이므로 전문가의 자문을 구하는 것이 일반적이다.